Новости и база знаний по патентам, ТМ и © в РФ и США

Нет “реального” контроля — нет брэнда: что означает поворотное решение Австралии по торговым знакам

Source: Grill IP новости интеллектуальной собственности

Australia-Trademark-Decision-Campari-IP-news-1500-10028 июля пленум федерального суда Австралии вынес поворотное решение по контролю лицензионной деятельности владельцев торговых марок. В деле Lodestar Anstalt против Campari America LLC суд единогласно постановил, что лицензионное соглашение, авторизующее использование товарного знака, не является достаточным доказательством того, что лицензиат был авторизован использовать этот товарный знак. Из этого решения владельцы знаков, продающие лицензию на их использование другим компаниям, могут сделать определенные выводы. Аргументировав заявку на отзыв регистрации товарного знака из-за его неиспользования, владелец знака должен показать, что у него есть «реальный» контроль над тем, как лицензиат использует этот знак. Получается, что «теоретический» контроль, прописанный в лицензионном соглашении, не обеспечивает надлежащего использования товарного знака.

Немного предыстории

    В 1995 году Австралия приняла закон о торговых знаках, в котором говорилось о том, что регистрация знака может быть отозвана из реестра по причине неиспользования, если владелец в законном порядке не использует знак на протяжении трех лет, по прошествии которых, спустя месяц, нужно заполнить заявление на неиспользование, и при этом знак должен быть зарегистрирован минимум в течение пяти лет.

Судебное дело

    Суд решил, что американская компания по производству спиртных напитков, Campari America LLC, не доказала, что ее товарные знаки WILD GEESE и WILD GEESE Wines, которые используются австралийским лицензиатом, находятся под «контролем». В этом деле наглядно проявилась неоднозначность определения «контроля» владельца знака. Campari сообщила, что представила достаточные возражения по заявке о неиспользовании от своего конкурента Lodestar, продемонстрировав, что его знак использовался авторизованной стороной (в соответствии со статьей 7(3) закона о товарных знаках). Согласно статье 8(2) закона, для того, чтобы использование считалось авторизованным, оно должно быть «под контролем» Campari. Соответствующий контроль подразумевает, что владелец знака осуществляет контроль качества товаров лицензиата или финансовый контроль его торговой деятельности.

    Campari заключила эксклюзивное соглашение с Wild Geese Wines Pty Ltd (WGW), австралийской компанией, предоставляя WGW право использовать свой знак для производства и продажи вина в Австралии. Лицензия предоставляла Campari право осуществлять контроль качества продуктов WGW. Campari в течение двенадцати месяцев могла запросить бутылки с вином для прохождение контроля. Американская компания этим правом не воспользовалась, никаких образцов не запрашивала, и никак не проверяла соблюдение договора WGW. Campari в свою защиту возразила, что существование соглашения с WGW ограничило использование знака австралийской компанией, а это и есть «контроль». Судья первой инстанции согласился с этим доводом, подкрепляя свое решение более ранним источником права пленума федерального суда. Судья рассматривал только теоретическую возможность контроля использования знака WGW, заключающуюся в авторизованном использовании.

    В порядке обжалования пленум отклонил решение первой инстанции, приняв сторону Lodestar. Пленум посчитал, что приведенное в статье 8 выражение «под контролем» означало требование «реального» контроля, осуществляемого владельцем знака. Это подразумевает материальный контроль, а именно сохранение определенных связей между зарегистрированным владельцем и лицензированными товарами. Простое лицензирование WGW на использование товарного знака не означает адекватного контроля со стороны Campari. В своем решении суд не предоставил какого-либо определения «реального» контроля, кроме того, что «реальный» источник может включать в себя мнения и факты. Поскольку Campari никак «реально» не контролировало своего австралийского партнера, с точки зрения бизнеса или как-то еще, Lodestar выиграла, и торговый знак ее конкурента был удален из реестра.

Что дальше?

    У этого дела будут существенные последствия. Всех волнует вопрос, насколько активно владелец знака должен контролировать действия своих лицензиатов, чтобы сохранить свой брэнд. Теперь лицензиату недостаточно просто аргументировать заявку на отзыв регистрации товарного знака; и не очень понятно, что подразумевает под собой «реальный контроль». Деятельность сторон и пункты лицензионного соглашения теперь равным образом необходимы при составления возражений по иску. Пленум отметил, что в определенных случаях требования по контролю качества в некоторых лицензиях могут не подразумевать прямых действий со стороны владельца знака. Но это применимо только тогда, когда эти действия приведены в самом соглашении. В других случаях владелец обязан активно и постоянно отслеживать использование знака лицензиатом. В качестве мер предосторожности владельцы знаков, которые лицензируют использование австралийских товарных знаков третьими лицами, над которыми они не имеют финансового контроля, должны убедиться, что все соглашения устанавливают требования к качеству, и что соблюдение этих требований активно отслеживается, о чем есть соответствующие записи. Не предприняв этих мер, владельцы рискуют потерять свои зарегистрированные права в Австралии.  

This post is also available in: Английский

Tags: , , , , , , , ,
grill-ip

Author: grill-ip

Grill IP is a non-profit project for educational and entertaining purposes only. Our aim is to provide quick and easy access to aggregated and original patent news, IP analysis, interesting business cases in IP, basic legal updates and a list of patent transactions.

Share This Post On

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share This